美国联邦巡回上诉法院就血液分析仪商业秘密盗用案作出混合裁决

       美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2024年6月11日部分确认并部分推翻了美国联邦地区法院对一起涉嫌商业秘密盗用案的判决。

       2014年，专业生产临床仪器的Alifax公司（“Alifax”）根据《罗得岛州统一商业秘密法》（RIUTSA），以商业秘密盗用为由，对从事同类临床研发领域业务的Alcor科研公司（“Alcor”）提起诉讼。多年来，Alifax一直生产用于测定人体血样红细胞沉降率（ESR）的自动化机器。在诉讼之前，一名Alifax子公司的员工辞职并开始为Alcor科研公司工作。在他入职的一年内，Alcor开始供应一种新型ESR设备，其分析能力与Alifax设备类似。

       在审判之前，商业秘密盗用赔偿案被分为两个独立的阶段——责任阶段和损害赔偿阶段。Alifax在案件中提出了两项商业秘密：

       一项是转换算法商业秘密，包括“有关光度测量转换的部分计算机程序源代码，其中包含4个特定转换常数的源代码”。

       另一项是所谓的信号采集商业秘密，涉及“Alifax的设备通过信号采集来收集ESR相关原始数据的过程”。

       在控告会议上，法院从第二项商业秘密中删除了“采集”，理由是除了转换算法之外，没有任何书面证据表明该设备中存在商业秘密。面对Alifax的反对，这实际上取消了第二项商业秘密赔偿主张。陪审团认为，Alifax充分证明了存在与转换算法有关的商业秘密，Alcor盗用了这项商业秘密。因此，判决赔偿Alifax 650万美元。

       作为回应，Alcor向法院提出了多个问题。在损害赔偿审理阶段之前，法院排除了Alifax的专家证人就商业秘密盗用的损害赔偿发表意见的可能性，而是将其限定为以Alcor收入和成本为基础的简要事实证人。不久后，法院批准对Alcor的责任和损害赔偿两个阶段进行重新审理，理由是陪审团的裁决与证据的明显权重相悖，而且专家证人的行为超出了简要事实证人的范围，并分别对Alcor造成了不公平的偏判。法院在其指令中明确要求，在重新审理中不允许提供新的证据或证人，基于所谓信号收集的最初论据将被排除，Alcor无权享有专利和版权侵权赔偿相关的律师费，因为这些赔偿最终被撤销或排除在此案之外。最后，法院排除了Alifax要求赔偿损失的可能性。在驳回商业秘密赔偿并对所有其他诉求作出最终判决后，Alifax就多个问题提出上诉。

       CAFC裁决

       在由巡回法官坎宁安（Cunningham）撰写的一份意见书中，CAFC首先认为地区法院在责任阶段将所谓信号收集商业秘密排除在陪审团审理范围之外并无不当。在确认地区法院的裁决时，法院认为Alifax未能履行证明RIUTSA规定下所谓商业秘密的存在和范围所需的举证责任。联邦巡回法院的意见援引IDX系统公司诉Epic系统公司一案解释道：“原告必须做的不仅仅是确定一种技术，然后请法院从细节中寻找符合法定定义的事项。”

       因此，Alifax未能提供“足够的细节”来证明其诉求的每个法定要素——关于其商业秘密是“如何从血液样本中获取光度信号”的论点仅表明了目的，而非细节。因此，CAFC认为该商业秘密的范围仍然过于模糊，理由是“陪审团无法区分哪些方面为业界所知，哪些方面不为业界所知”。

       接下来，CAFC认为地区法院滥用了其自由裁量权，对转换算法商业秘密的责任问题进行了重新审判。地区法院最初裁定，转换算法无法在非Alifax的设备中产生准确的结果，因此维护该商业秘密没有经济价值。上诉法院认为，这是对RIUTSA的错误理解。RIUTSA并不只要求使用价值，如果商业秘密是通过不正当手段获得的，那么就满足了其他条件，符合要求。由于地区法院在解释RIUTSA时没有考虑商业秘密是否通过不正当手段获得，因此法院在批准重新审判时滥用了自由裁量权。

       上诉法院维持了地区法院在损害赔偿阶段的裁决，以及在重新审理中将信号收集商业秘密排除在外的裁决。CAFC认同Alifax的专家证人超出了简易证人的范围，用“反映了其财务和会计专业知识的应用”的有偏见的方式作证。它还认同地区法院“恰当且结论性地解决了”围绕主张的信号收集商业秘密是否属于RIUTSA的可诉请求问题。

       最后，CAFC的意见认为，地区法院将Alifax寻求补偿性赔偿排除在外的做法是错误的。最初的裁决是基于地区法院的推定，即Alifax的专家证人证词（被认定违反第1006条规则）对于计算补偿性赔偿至关重要。然而，Alifax对此进行了澄清，表示将另派一人作为简易证人提供相同的证据。由于这个新人不会作为专家行事，因此不会违反规则。因此，地区法院在排除Alifax要求损害赔偿的权利时滥用了其自由裁量权。

       最终，联邦上诉法院推翻了地区法院关于转换算法商业秘密责任的重审判决，并命令法院恢复陪审团在这一点上的裁决；推翻了禁止Alifax就补偿性赔偿提交证据和证人的决定，并发回重审；维持了地区法院在所有其他方面的判决。（编译自ipwatchdog.com）

                                                                                                                                                             翻译：吴娴　校对：王丹