捍卫本土市场：印度马德拉斯高等法院强调本土商誉要优于全球声望

引言

在一场出现在全球化时代里的法律战中，印度的马德拉斯高等法院近期对国际零售巨头柒一拾壹国际（7 Eleven International LLC）与本土企业拉维食品（Ravi Foods Pvt. Ltd.）之间的商标纠纷作出了裁决。柒一拾壹国际诉商标副注册官（The Deputy Registrar of Trade Marks）一案成为了知识产权法中“地域性原则”的关键试金石，平衡了全球品牌与已在市场上立足的本土企业之间的权利。法院的裁决强调，单纯的全球品牌影响力并不自动等同于在印度境内具有可获得保护的商誉。

事实背景

该纠纷源于柒一拾壹国际对印度实体拉维食品注册“Big Bite”商标所提出的异议。2014年，在相关的异议程序中，副注册官驳回了柒一拾壹国际的申请，并维持了拉维食品的注册。双方均提出了交叉异议请求，并最终根据《1999年商标法》第91条形成了上诉。

柒一拾壹国际（上诉人）的立场：该跨国公司主张其“Big Bite”商标在先用于其热狗和食品产品，声称其品牌享有“跨界声誉”，而且该声誉已延伸至印度，即使在争议发生时其在印度并无重要的实体零售业务。

拉维食品（被上诉人）的立场： 作为一家著名的印度小吃和饼干制造商，拉维食品一直在其产品上使用“Big Bite”商标。他们寻求为其注册标志提供保护，以对抗这家国际巨头提出的指控。

争议问题

上诉人使用的“Big Bite”商标是否已在印度获得足够的跨界声誉和商誉，从而能够阻止拉维食品在印度国内进行注册？

根据《商标法》的第11条，此举是否有可能让印度公众出现某种混淆？

国内标志的使用者（拉维食品）是否是出于恶意的，或试图攀附国际品牌的声誉？

双方论点

上诉人：

上诉人表示，其自1988年起就在全球范围内使用了涉案商标，而且其在1994年就先于被上诉人（2004年）在印度利用该商标的申请来主张获得优势地位。援引普遍性原则以及在N.R. Dongre诉Whirlpool Corporation一案中确立的先例，该零售巨头辩称，其通过互联网和媒体曝光建立的全球声誉超越了地理界限，在印度创造了一种“跨界声誉”。上诉人进一步依据S. Syed Mohideen诉P. Sulochana Bai一案和Milmet Oftho Industries诉Allergan Inc.一案的判决结果指出，无论是否在印度有实体零售业务，其都应受到保护，并免于遭受企图利用其全球商誉的恶意侵犯。总而言之，上诉人的代表提出了以下几个论点：

在异议程序中，副注册官仅参考了最高法院在Milmet Oftho一案中的判决，而该判决并不支持“只有先在印度进行使用才能决定商标授予与否”的推定；

“Big Bite”商标是上诉人全球品牌形象中不可或缺的一部分，早在1988年即已采用，具有在先的国际使用和更早的印度申请记录；

被上诉人直到2004年才采用了相同的商标，其意图是利用上诉人的国际声誉和商誉，并造成不正当的关联；

被上诉人寻求注册的系争商品属于食品行业，与上诉人的领域存在着重叠，从而造成消费者出现混淆和产生关联的可能性；

主张其商标的声誉已通过旅游、媒体和互联网“溢出”到了印度，使得印度消费者非常熟悉其品牌。

被上诉人：

作为对上诉人论点的反驳，被上诉人依据地域性原则，主张商标权从根本上应局限于行使这项权利的领土范围内。依据丰田自动车株式会社（Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha）诉Prius Auto Industries Ltd.一案中确立的严格标准，他们坚持认为，上诉人在相关时间点在印度既无本土化商誉，也无“顾客”。尽管上诉人是以“意图使用”为基础提出申请的，但被上诉人提供了大量证据，证明其自2004年以来持续、公开且广泛地使用了该商标。总而言之，被上诉人提出了以下论点：

被上诉人自2004年10月5日起，在印度持续、公开且广泛地使用了“Big Bite”商标；

上诉人从未在印度使用过争议商标，且仅是计划进入印度市场；

适用地域性原则，副注册官在受到质疑的命令中正确地认定被上诉人为该商标的在先使用者；

仅在上诉人网站上可查见该商标，并不能证明其在印度实际使用，也不能赋予其在印度市场的商誉或声誉。

关于跨界声誉的关键意见

高等法院最终认同被上诉人提出的地域性原则，确认仅仅在网站上可见，或带有“引起问题的意图”使用某个商标，并不能凌驾于那些真正进入并服务于印度市场的本土商户所建立起来的既有国内声誉之上。

高等法院指出，不能仅仅因为一家公司在全球知名就认定其拥有跨界声誉。对于外国商标要在印度的异议或撤销程序中取得成功，其声誉必须是“实质性的”。

此外，高等法院还注意到，虽然世界的联系变得更加紧密，但在印度领土内证明“声誉连同商誉”的法律要求仍然是一个严格的证据障碍。一小部分环球旅行精英人士对品牌的了解，并不一定构成在印度普通“购买公众”中的声誉。

普遍性原则与地域性原则

马德拉斯高等法院对普遍性原则和地域性原则这两种相互竞争的原则进行了深入分析。普遍性原则认为，商标是一个统一的实体，在全球范围内都具有相同的来源识别意义；一旦一个品牌获得国际声誉，理论上它应在任何地方都受到保护。相反，地域性原则坚持商标权属于国内法范畴，仅存在于商标注册或已建立本土商誉的特定主权边界内。就上诉人的案件而言，法院坚定地拒绝了普遍性原则，认为“Big Bite”商标仅仅是在全球范围内有存在感，并不会自动转化为在印度境内可执行的权利。法院进一步强调，对于一个国际品牌要阻止一个本土使用者而言，它必须证明其声誉已经“渗透”进印度市场，其程度达到本地公众中的相当一部分能够感知到该品牌。

这一推理主要依据印度最高法院在丰田自动车株式会社诉Prius Auto Industries Ltd.一案中所作出的里程碑式的判决，在该案中，最高法院通过裁定地域性原则应管辖跨界声誉主张，改变了印度商标法的焦点。高等法院裁定，即使像“Prius”这样的商标世界闻名，其所有人也必须提供“充分的证据”，证明其专门在印度拥有“实质性商誉”，例如在国内一方采用该商标的日期之前，已有实际销售或定向广告行为。鉴于此，高等法院在本案中认定上诉人未能通过这一证据检验。尽管该公司在1994年就提交了“意图使用”的申请，但几十年来在印度并无实际的商业存在或销售行为。因此，高等法院认为不存在能够凌驾于被上诉人权利之上的声誉“溢出”效果，因为被上诉人证明了其自2004年起在印度的持续使用和市场渗透。

此外，法院借鉴了德里高等法院分庭在Trans Tyres India Pvt. Ltd.诉 Double Coin Holdings Limited一案和Sumit Vijay & Anr.诉Major League Baseball Properties Inc. & Anr一案中的裁决，以澄清数字曝光的界限。在Trans Tyres案中，德里高等法院确立了商标权在每个主权领域内都有“独立的存在”，在一个国家的在先使用并不能因此自动赋予在另一国家的权利。法院指出，品牌在网站或国际杂志上的出现，不足以作为在印度消费者中建立声誉的证据。Sumit Vijay案的裁决印证了这一点，该案中的德里高等法院认为，仅仅依靠网站的可访问性是不够的，否则互联网上的每个标记都可以用来主张全球范围内的保护。通过适用这些先例，马德拉斯高等法院在本案中确立了，在一个未实际运营的全球巨头与一个活跃的国内制造商之间的对抗中，法律倾向于保护本地实体通过实际交易建立起来的地域性商誉。

推理与分析

法院的推理主要集中在以下几个方面：

在印度缺乏使用证据：法院认为，上诉人无法提供充分的材料以证明其商标在相关类别中（第29类和30类）的使用情况，也无法提供任何证据表明在过去20年中印度消费者存在混淆或受骗的情况。法院认定，外国商标若要胜诉，必须证明其声誉已“渗透”至印度，达到印度公众认为该商标与外国实体存在某种关联的程度。

地域性原则与普遍性原则：在本案中，法院倾向于地域性原则，并认为商标权是在寻求保护的国家边界内确立的。如果一个品牌不为印度消费者所知，那么基于国际声誉的仿冒或侵权主张就无法成立。外国的起诉人必须在相关时间点证明其在印度拥有实质性的商誉，即仅凭外国声誉是不够的。

仅凭网站访问是不够的：单纯的“存在于全球互联网上”不能替代本地商誉。需要有实际的销售和/或印度消费者认知度的充分证据。为证明存在这种跨界声誉，主张人必须证明其声誉已具体渗透到印度相关公众之中。

鉴于上述内容，该判决强化了《商标法》第11条3款，对跨界声誉的证明提出了高标准。外国实体不能仅通过展示其全球存在来阻止国内的商标注册。他们必须证明，在国内实体采用该商标之前，其品牌已通过大量使用或推广活动，跨越边界进入到了印度公众的意识中。

此外，法院严格审查了《商标法》第18条的规定，该条允许基于“意图使用”而申请商标注册。法院澄清，这一表述并非授予对某个名称的无限期保留，而是要求申请人在申请时具备确定的使用意图。法院强调，“意图使用”必须能反映出一种决心或既定的目的，而不仅仅是一种可能性或不确定的可能性。这进一步得到了另一起商标案判例法理上的支持，该案警告称，允许实体为其并无真实交易意图的商品注册商标，将对贸易和商业造成损害，这实质上是在没有商业活动的情况下允许开展商标囤积行为。

法院的判决

将这些原则应用于本案事实，法院注意到了上诉人主张中的一个明显漏洞。尽管这家全球零售巨头早在1994年就申请注册了“Big Bite”商标，但到2007年异议程序启动时，它仍未在印度开展任何业务或销售活动，上述时间长达13年。法院认为，虽然“未立即使用”并非总是决定性的，但如此长时间的“消极态度”强烈表明其缺乏在印度领域内善意使用该商标的意图。因此，法院认定，申请人不能依赖“意图使用”的状态来阻碍像被上诉人这样的国内竞争者，后者不仅意图使用该商标，而且已成功在市场上建立了长达10年的商业存在。

结论

法院驳回柒一拾壹国际指控的判决，是对于建立了本地化商誉的国内制造商的一次胜利。它向外国公司传递了一个信息：若要在印度保护其知识产权，不能仅依赖其全球地位，而是必须积极参与并建立其在印度市场的存在。“Big Bite”商标仍归拉维食品所有，这印证了在印度法律面前，与未经证实的全球主张相比，本地来之不易的商誉具有重要的分量。（编译自www.mondaq.com）

翻译：刘鹏　校对：王丹