如何应对海外知识产权纠纷？

    如何应对律师函

    ·核对律师函的基本信息

    核对权利人所主张的知识产权与涉嫌侵权产品是否相符，核对涉嫌侵权产品是否为本企业生产、销售、许诺销售或进出口，律师函的发出是否为权利人或其许可人的真实委托等。如果相关事项并不相符，则不用采取进一步措施。

 

    ·分析律师函的具体内容

    了解并分析权利人的具体意图及企业所处境况，包括律师函的目的（是要签订许可协议而获得许可费，还是企图妨碍我方进入市场或逼迫我方退出市场）、严重性（协商和起诉更侧重于哪一种）、紧迫性（是否有明确时限的要求、时限是否很短）、接受要求事项的可能性和协商的可能性等。

 

    ·开展分析评议

    针对律师函中提出的实质性内容进行分析评议。例如，针对提出企业产品侵犯知识产权的律师函，企业应开展涉嫌侵权产品究竟是否构成侵权的分析评议工作。该项工作可选择委托当地的律师事务所或知识产权服务机构完成。

 

    ·确定纠纷应对方案

    根据实质内容分析评议结果，选择合适的纠纷应对方案。例如，针对侵权警告律师函，如果分析评议结果显示产品不构成侵权，企业可采取积极应对方案，强调产品不构成侵权，并注意将分析评议报告留存，日后一旦进行诉讼，可作为非故意侵权的证据；如果分析评议结果显示存在一定侵权风险的，可提前制定应对方案，视情况采取规避设计方案、无效对方知识产权、或停止使用、积极沟通提出合理谈判方案等。

 

    ·回复律师函

    一般应在律师函限定的回信期内进行回复。对律师函的回复应当简略冷静、简略叙述，只记录必要的事项。忌讳写入不必要的内容或自认的内容。

    对律师函视不同情况可采取不同策略，例如：暂定性回复（确定将如实进行检查分析、但检查、分析、搜集资料等需要一定时间、暗示愿意良好地解决纠纷等）、实质性回信（确认产品不构成侵权，简述不侵权理由，或概述对方指责毫无道理；存在侵权可能，愿意立即停止侵权，并同意双方对纠纷进行和解）等。

 

    应对“337”调查

    应对美国“337调查”具体可参见《美国“337调查”实务指引》。

 

    应对专利侵权诉讼

    ·组建侵权诉讼应对团队

    组建由企业内部人员和企业外部专业人员共同组成的专利侵权应诉团队。企业内部人员负责整体把控方向、协调内外、提出合理要求等；外部专业人员负责诉讼策略制定、具体谈判和应诉事务等。对外部专业人员的选择应考虑专业资质、是否有办理同类案件的经验、应诉成功率等。

 

    ·开展分析评议

    针对专利侵权诉讼起诉书和证据材料中提出的实质性内容进行分析评议，如将涉嫌侵权产品与涉诉专利进行对比分析，评议产品是否构成专利侵权，以及分析评议涉诉专利权利是否稳定、可否被无效等。该项工作可选择委托当地的律师事务所或知识产权服务机构完成，企业内部人员应深度参与该项工作。

 

    ·明确应诉策略

    如分析评议后决定应诉，应选择适当的应诉策略，可采取的策略包括：

    --针对诉讼程序提出异议。比如原告不具备提起诉讼的资格、受理案件的法院无管辖权或者超过诉讼时效等。

    --进行不构成侵权的抗辩。比如根据侵权判定标准，结合当地的相关法律，搜集证据证明被诉侵权产品未落入专利权的保护范围，不构成专利侵权。

    --缩小专利权保护范围。比如提供权利人申请专利时所作的放弃或缩小权利要求范围的陈述，通过禁止反言原则，限缩权利要求保护范围，使原告侵权诉讼不成立。

    --现有技术抗辩。比如提供证据证明被告使用的技术为公知技术，进行不侵权的抗辩。

 

    ·其他对抗策略

    -提出专利权无效请求。对诉讼涉及的专利权进行稳定性分析，如判定权利不稳定，可依据当地法律法规提出专利权无效或撤销的请求，令对方失去提起诉讼的权利基础。

    -提起反制性质的诉讼。分析对方产品是否落入到己方或关联企业的知识产权保护范围，一旦发现对方产品侵犯己方知识产权，可在当地或提起反制性的诉讼，谋求和解。

    更多在各国家／地区应对专利诉讼的策略可参见：

    美国专利诉讼实务指引

 

    应对海关执法

    ·核对扣押产品，对不当扣押可以提出异议

    应当核对的具体内容包括：产品名称型号、产品技术特征或外观等，比对产品与知识产权保护内容（如专利的权利要求、外观设计图片、商标的图形文字等）是否相关。对明显不属于侵犯知识产权的产品，可以以不当扣押的理由申请异议和撤销。

 

    ·在民事诉讼中进行抗辩

    依民事诉讼程序，可以依产品不侵权、权利人知识产权无效、扣押不符合法律规定等理由进行抗辩。法院如能采纳相关抗辩理由，可以判决海关撤销扣押决定。

 

    ·与权利人进行和解

    如确实构成侵权，可以尝试与权利人进行沟通，争取获得知识产权许可，达成和解后海关可能会放行相关产品。

 

    应对商业秘密纠纷

    ·组建应对团队

    组建由企业内部人员和企业外部专业人员共同组成的商业秘密纠纷应对团队。企业内部人员负责整体把控方向、协调内外、提出合理要求等；外部专业人员负责纠纷应对策略制定、具体谈判等事务。

    商业秘密案件边界模糊，涉及技术内容繁多复杂，同时诉讼程序繁杂，因此，对外部专业人员的选择应考虑其专业资质，并着重考量其是否有办理同类案件的经验、纠纷应对成功率等。

 

    ·开展分析评议

    针对商业秘密纠纷所聚焦的实质性内容进行分析评议，如可以开展商业秘密的范围是否符合法律要件、以及己方是否有侵犯商业秘密的行为等开展分析评议工作。该项工作可选择委托当地的律师事务所或知识产权服务机构完成，企业内部人员应深度参与该项工作。

 

    ·明确应对策略

    可采取的策略包括：

    -- 以所涉秘密已为公知不构成商业秘密进行抗辩。如可以提供证据证明涉及的技术秘密已被公开，不具有秘密性。

    --以权利人对商业秘密未采取保密措施进行抗辩。比如有证据表明权利人未采取保密措施、具有放任商业秘密公开的主观意图等。

    --以未实施侵犯商业秘密的行为来进行抗辩。如举证证明被指控者未实施法律规定的侵犯商业秘密的行为，因此其行为不构成侵犯商业秘密。

    如分析评议后决定和解，也可以选择适当的和解策略。因为涉及被告企业商誉和可能的刑事制裁，商业秘密诉讼往往是被告输不起的官司，与原告达成和解是常见解决方式之一。即使准备和解，也需要权衡整体利弊，制订并优化应对策略，因为谈判往往需要有效的反制手段支撑。常用反制手段包括影响舆论、提起反诉、减少或削减对原告的采购或合作项目、获得原告合作伙伴支持等等。

 

    ·其他应对策略和注意事项

    --慎重提交材料。在应对商业秘密纠纷时，被告为了证明无责任，往往要主动或被动向法院提交研发档案资料。如果企业欠缺保密意识，因急于应诉而将相关研发资料和盘托出，可能导致自身商业秘密的失控。因此，企业应当慎重考虑是否向法院提交研发相关材料，以及哪些材料适合提交。具体而言，企业应当充分利用相关程序，在与己方律师充分沟通的前提下，衡量各种利弊（包括相关材料的证明力、其它证据是否足够、可能因败诉导致的市场和商誉损失），并尽可能地少交或不交自身研发资料。即使提交，也要尽量运用各种程序规定缩小法官向他人透露的范围。

    --合理利用程序进行有利的抗辩。商业秘密诉讼程序一般较复杂，原被告双方在程序上的较量（例如是否/如何引入陪审团、是否/如何引入专家等等）往往是案件的关键。因此，除非案情显而易见，企业应当重视诉讼程序的合理利用，尽量阻止陪审团和不利于己方的专家的参与。

 

    应对不合理知识产权收费

    ·了解许可费计算方式，收集证据

    遭遇权利人不合理的知识产权收费，首先应了解知识产权许可费的具体计算方式（包括许可时间、地域、产品、专利等），并收集对方不合理收费的证据（包括同一权利人向其他公司收取的许可费、其他权利人收取的许可费标准、是否附加不合理交易条件等）。

 

    ·明确应对策略

    --提起反垄断调查申请。对权利人滥用知识产权并构成垄断行为的，可对权利人提起反垄断调查申请，以此迫使其降低知识产权收费。例如专利权人滥用其标准必要专利并在其相关市场上获得支配地位，实施价格垄断行为，包括不公平的高价、歧视性定价、附加不合理交易条件等行为，均可提起反垄断调查申请。

    --做好媒体宣传等舆论攻势。对于权利人收取不合理许可费，可以视情况通过媒体公开，包括公布其不公平的高价、歧视性定价、附加不合理条件等垄断行为，为许可谈判创造条件。

    --做好应对诉讼和临时禁令的准备。在通过舆论攻势或通过反垄断调查进行反制等方式进行应对的过程中，也要做好对方突然提起诉讼或遭遇临时禁令的防范工作，评估诉讼可能的影响和结果，并做好应诉及反诉的准备。

 

    ·与对方进行许可谈判

    大多数的知识产权收费问题最终还是要回到谈判桌上，许可谈判要合理地利用谈判策略，设置谈判的底线和合理的区间，灵活运用和解和对抗手段，以最终达到降低知识产权许可费的目的。