UPC用于评估“新增事项”的法律测试已确定

专利诉讼专家指出，对于在统一专利法院（UPC）寻求维护或挑战专利有效性的企业而言，现已明确法院将如何评估分案专利申请是否包含源自其母案申请的“新增事项”。

在涉及发光二极管（LED）专利纠纷的案件中，UPC上诉法院确认了一项统一法律标准——UPC法官今后需在相关案件中适用该标准——以评估专利修改是否包含“新增事项”。品诚梅森律师事务所的劳拉．芬恩（Laura Finn）和简．伯克（Jane Bourke）就此作出评论。

上诉法院指出，UPC法官必须确定相关领域技术人员在申请日基于其一般知识，客观地从申请文件整体中直接且明确地推导出哪些信息。该法院补充说明，在此背景下，若某项隐含披露的内容能从明确记载的事项中清晰无误地推导出来，则该内容亦应视为专利申请的一部分。

上诉法院的裁决源于专利所有人Seoul Viosys Co. Ltd（Viosys）与两家公司Expert e-Commerce GmbH和Expert Klein GmbH（合称Expert）之间的纠纷。在UPC杜塞尔多夫地方分院（LD）阶段，Viosys成功主张Expert销售的含单颗LED芯片的SMART.5 32GB智能手机侵犯其专利，并成功驳回Expert提出的专利无效反诉。

然而，Expert上诉至UPC上诉法院，挑战杜塞尔多夫地方分院关于Viosys专利有效性的认定。上诉核心在于其主张：Viosys并未充分披露其专利的所有特征，且杜塞尔多夫地方分院的认定存在错误。

在此案例中，Viosys的专利属于分案专利，即从范围更广的早期母案专利申请中分离出来。Expert在上诉中实质上主张，Viosys的专利申请引入了超出原始母案申请内容披露范围的“新增事项”。若发现申请中存在新增事项，分案专利可能被宣告无效。

Viosys的分案专利申请不仅包含专利权利要求（即专利申请中阐明发明核心内容及实现效果的条款），还包含对所主张发明的说明性描述及支持这些权利要求的图纸。

上诉法院援引UPC关于专利权利要求解释的既有判例法，确认专利说明书和附图必须作为解释性辅助材料予以查阅，而不仅用于解决权利要求中的歧义。法院进而认定，Viosys在分案专利申请中提出的权利要求超出了母案专利申请的披露范围。基于这一“新增事项”认定，该分案专利被判定无效。鉴于该专利已宣告无效，上诉法院无需再就侵权问题作出裁决。

伯克表示：“在评估新增事项时，上诉法院采用了与UPC下级分院之前裁决相同的测试标准。该标准与欧洲专利局（EPO）采用的‘黄金标准’测试一致，但值得注意的是，上诉法院在裁决中并未提及EPO的测试标准或任何先前的EPO裁决。”

她指出：“上诉法院对权利要求的解释比杜塞尔多夫地方分院更为严格，推翻了杜塞尔多夫地方分院在新增事项问题上可能被视为倾向专利权人的立场。”

芬恩补充道：“本案从启动诉讼到上诉法院作出裁决的速度值得关注。侵权诉讼于2023年10月13日启动，上诉法院于2025年10月2日作出裁决。整个过程耗时不到两年，对于复杂的专利诉讼而言堪称迅捷。虽然本案在UPC成立初期案件量较少时启动，但涉及多项程序复杂性及申请事项。其快速推进彰显了UPC的高效运作。”

“UPC的目标之一是加速欧洲专利诉讼进程，随着案件量增长能否保持这种高效节奏值得关注，”芬恩表示。（编译自www.pinsentmasons.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏